Vape-butiker hotas med stämningar för att sälja "Ice"-produkter

Ett företag som är mest känt för att sälja hookah-produkter skickar upphör- och avbryt-brev till vape-butiker och hotar med rättsliga åtgärder för att sälja produkter som använder namnet “Is.” Det i Kalifornien baserade företaget Fantasia Distribution är också involverat i två rättegångar som anklagar flera vape-tillverkare för intrång på Fantasia’s varumärke.

I flera inlägg på sociala medier har ägare av vape-butiker beskrivit att de har fått brev från advokater som representerar Fantasia, som hotar med rättsliga åtgärder om ägarna inte uppfyller Fantasia's krav. Vissa har rapporterat telefonsamtal med Fantasia’s advokater under vilka erbjudanden gjordes för att lösa eventuella framtida Fantasia-krav för kontantbetalningar på $5,000 eller mindre, även om Vaping360 inte har bekräftat dessa erbjudanden.

Orelaterat till sina hotande brev, så ansökte Fantasia 2020 om minst två rättegångar som anklagar flera vape-tillverkare och distributörer för varumärkesintrång. De åtalade i de fall vi känner till—båda inlämnade vid U.S. District Court for the Eastern District of New York—inkluderar Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., och Romeo Vapors. Motioner för sammanfattande domar (som ber adv court att besluta om fallet utan rättegång) förväntas snart i ett fall.

De åtalade i de fallen ber domstolen att upphäva Fantasia’s varumärkesregistreringar, och hävdar att termen “is” är generisk, och att kunder inte känner igen ordet som en “källa identifierare” (ett varumärke eller registrerat namn), utan som en smakbeskrivning.

Äger Fantasia rätt att använda ordet “is”?

Fantasia registrerade varumärket “Is” 2011 strikt för hookah-tobak, och registrerade det igen 2014 för “Hookah-tobak; Örtmolass; Örter för rökning; Molass tobaksprodukter; Rökning molass; Shisha; Ångstenar för elektroniska hookah; Elektroniska hookah; Cartomizers, nämligen, kombination elektroniska cigarett påfyllnadsbehållare sålda tomma och förångare, sålda som komponent av elektroniska cigaretter.”

Tillverkare sedan de tidiga dagarna av kommersiell e-vätskeproduktion har använt termer som “is” och “brisa” för att beteckna produkter med mentholsmak. Termen blev särskilt populär som en smakbeskrivning med den kommersiella explosionen av engångsvapes, många av vilka använder e-vätska som kombinerar fruktsmaker med menthol eller menthol-liknande kylmedel. De resulterande smakerna beskrivs ofta som “banan is” eller “jordgubbe is,” för att nämna två vanliga exempel. I de flesta fall är “is” inte en del av varumärkesnamnet, utan ett beskrivande ord som läggs till smaknamnet för att beteckna en kall känsla.

Domstolen kommer att avgöra om Fantasia’s varumärke för en produkt med namnet “Is” gäller för alla produkter som använder ordet som en smakbeskrivning, och inte som ett varumärke. Företagets advokater hävdar att det gör det, eller åtminstone att sådana användningar av ordet är “förvirrande lika” Fantasia-varumärket. Domaren i dessa fall kan också besluta att varumärket har blivit “utspätt”—använt så ofta av så många företag att det inte längre har något värde som varumärkesidentifierare.

Även om Fantasia tydligen använde namnet “Is” för shisha (hookah-tobak), är det osäkert om företaget använde namnet “Is” för några av sina egna e-vätskebaserade vapingprodukter innan det beslutade att ta rättsliga åtgärder 2020 mot andra tillverkare för påstått intrång på varumärket.

Företaget verkar för närvarande göra och sälja vissa engångsvapes, men i ett 2022 varningsbrev noterade FDA att Fantasia hade fått avslag på ansökningar för ett förhandsgranskningsprogram (PMTA) som omfattar 31 produkter under 2021. Ett avslag på ansökan innebär att ansökan kasseras och inte granskas av FDA, och produkterna är föremål för FDA: s verkställande åtgärder. Fantasia’s namn förekommer inte på FDAs huvudlista över produkter för vilka PMTAs har framgångsrikt lämnats in före den 9 september 2020 inlämningsfristen.

Men huruvida Fantasia’s “Is” produkter är helt lagliga att sälja kan inte påverka företagets juridiska rätt att försvara varumärket. En advokat som är bekant med Fantasia’s varumärkesrättegångar beskrev det som ett gråområde. En domare kan besluta fallet utan att väga in lagligheten av Fantasia’s vapingprodukter—eller kan besluta att Fantasia’s lagliga hookah-produkter är tillräckligt lika vapingprodukter så att varumärket för en kan kränkas av den andra.

Fantasia's upphör- och avbrytbrev

Breven som mottogs av vape-butiker bär brevhuvudet av Pacific Coast Law Group och är signerade av advokat Ash Reza. De som Vaping360 har sett är praktiskt taget identiska, med namnet på den målinriktade verksamheten som ifyllt så att brevet verkar unikt för den specifika verksamheten.

Breven verkar inte vara riktade mot särskilda butiker baserat på deras försäljningshistorik. Vissa butikägare har rapporterat att de aldrig har sålt några “is” produkter och är förvirrade över varför de skulle hotas med rättsliga åtgärder.

“Vi representerar Fantasia Distribution, Inc.,” börjar ett typiskt Fantasia-brev, “och kräver härmed att [mottagarens namn] omedelbart upphör och avbryter all ytterligare användning av termen “IS” och vilket förvirrande liknande varumärke som helst, i samband med alla tobaks-, e-cigaretter-, vaping- och rökrelaterade produkter. Vi kräver vidare att [mottagarens namn] tillhandahåller detta kontor med en detaljerad redovisning av försäljningen av alla intrångsprodukter.”

Brevet fortsätter med att hävda att Fantasia har “investerat betydande resurser i marknadsföringen av sina varumärken,” och har “uppnått betydande marknadsigenkänning, som du är medveten om.”

Fantasia-brevet gör ett antal specifika krav på mottagarna:

Fantasia-advokaten kräver att brevets mottagare kontaktar hans kontor inom 15 dagar för att bekräfta att verksamheten kommer att upphöra och avstå. “Vi föredrar att lösa detta ärende vänskapligt och utan behov av ytterligare rättsliga åtgärder,” skriver Reza. “Om jag inte hör ifrån dig inom denna tid, kommer jag att anta att du avser att fortsätta kränka min klients varumärke och delta i orättvis och bedräglig handel trots våra krav.”

Enligt advokater vi rådfrågade har de hotande breven ingen juridisk tyngd. Ingen av Fantasia-advokatens krav stöds av en domstolsordern. Så det enda verkliga hotet är att Fantasia kan vidta rättsliga åtgärder mot individuella butiker. Och medan företaget skulle kunna göra det, skulle det sannolikt vänta på resultatet av sina nuvarande rättegångar innan de går vidare med ytterligare.

“De använder dessa [varumärkes]registreringar för att utpressa förlikningar från små återförsäljare som inte har resurser att kämpa emot,” sa en advokat till Vaping360. En annan advokat sa till oss att han trodde att Fantasia försöker övertyga småföretag att betala snabbt eftersom företaget är oroligt för att får sina varumärkesregistreringar upphävda av en domare i en av New York-rättegångarna.

Advokaterna vi pratade med rekommenderar att småföretag som mottar sådana brev konsulterar sina egna advokater innan de vidtar några åtgärder—och absolut inte frivilligt lämnar ut någon information om de produkter de säljer eller har sålt till externa parter.