Toko Vape Terancam dengan Gugatan karena Menjual Produk "Ice"

Sebuah perusahaan yang paling dikenal karena menjual produk hookah mengirimkan surat penghentian dan pengabaian kepada toko vape, mengancam akan mengambil tindakan hukum karena menjual produk yang menggunakan nama “Ice.” Fantasia Distribution yang berbasis di California juga terlibat dalam dua gugatan yang menuduh beberapa produsen vape melanggar merek dagang Fantasia.

Dalam beberapa posting media sosial, pemilik toko vape telah menggambarkan menerima surat dari pengacara yang mewakili Fantasia, mengancam akan mengambil tindakan hukum jika pemilik tidak memenuhi tuntutan Fantasia. Beberapa telah melaporkan panggilan telepon dengan pengacara Fantasia di mana tawaran dibuat untuk menyelesaikan klaim Fantasia di masa depan dengan pembayaran tunai sebesar $5,000 atau kurang, meskipun Vaping360 belum mengonfirmasi tawaran tersebut.

Tidak terkait dengan surat ancaman tersebut, pada tahun 2020 Fantasia mengajukan setidaknya dua gugatan yang menuduh beberapa produsen dan distributor vape melanggar merek dagang. Tergugat dalam kasus yang kami ketahui—kedua gugatan diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York—termasuk Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., dan Romeo Vapors. Motions for summary judgment (meminta pengadilan untuk memutuskan kasus tanpa sidang) akan datang segera dalam satu kasus.

Para tergugat dalam kasus tersebut meminta pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek dagang Fantasia, mengklaim bahwa istilah “ice” bersifat generik, dan bahwa pelanggan tidak mengenali kata itu sebagai “pengidentifikasi sumber” (nama merek atau merek dagang), tetapi sebagai deskripsi rasa.

Apakah Fantasia memiliki hak untuk menggunakan kata “ice”?

Fantasia mendaftarkan merek dagang “Ice” pada tahun 2011 secara ketat untuk tembakau hookah, dan mendaftarkannya lagi pada tahun 2014 untuk “Tembakau hookah; molase herbal; herbal untuk merokok; molase tembakau; molase untuk merokok; Shisha; batu uap untuk hookah elektronik; hookah elektronik; cartomizers, yakni, kartrid isi ulang rokok elektrik kombinasi yang dijual kosong dan atomizer, dijual sebagai komponen dari rokok elektrik.”

Produsen sejak hari-hari awal produksi e-liquid komersial telah menggunakan istilah seperti “ice” dan “breeze” untuk menunjukkan produk dengan rasa menthol. Istilah ini menjadi sangat populer sebagai deskripsi rasa dengan ledakan komersial 2020 dari vape sekali pakai, banyak di antaranya menggunakan e-liquid yang menggabungkan rasa buah dengan menthol atau pendingin mirip menthol. Rasa yang dihasilkan sering digambarkan sebagai “banana ice” atau “strawberry ice,” untuk menyebut dua contoh umum. Dalam banyak kasus, “ice” bukan bagian dari nama merek, tetapi kata deskriptif yang ditambahkan ke nama rasa untuk menunjukkan sensasi dingin.

Pengadilan akan memutuskan apakah merek dagang Fantasia untuk produk bernama “Ice” berlaku untuk semua produk yang menggunakan kata sebagai deskripsi rasa, dan bukan sebagai merek. Pengacara perusahaan menyatakan demikian, atau setidaknya bahwa penggunaan kata itu “membingungkan secara mirip” dengan merek Fantasia. Hakim dalam kasus-kasus tersebut juga bisa memutuskan bahwa merek dagang telah menjadi “tercemar”—digunakan terlalu sering oleh begitu banyak perusahaan sehingga tidak lagi memiliki nilai sebagai pengidentifikasi merek.

Sementara Fantasia tampaknya memang menggunakan nama “Ice” untuk shisha (tembakau hookah), masih belum jelas apakah perusahaan tersebut menggunakan nama “Ice” untuk produk vape berbasis e-liquid mereka sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hukum pada tahun 2020 terhadap produsen lain yang diduga melanggar merek.

Perusahaan ini tampaknya saat ini memproduksi dan menjual beberapa vape sekali pakai, tetapi dalam sebuah surat peringatan tahun 2022, FDA mencatat bahwa Fantasia telah menerima penetapan Tolak untuk Mengajukan pada tahun 2021 untuk aplikasi tembakau pramasa (PMTA) yang mencakup 31 produk. Keputusan tolak untuk mengajukan berarti aplikasi dibuang dan tidak ditinjau oleh FDA, dan produk tersebut dikenakan tindakan penegakan FDA. Nama Fantasia tidak muncul di daftar utama FDA produk yang PMTA-nya berhasil diajukan sebelum batas waktu pengajuan 9 September 2020 .

Namun, apakah produk “Ice” Fantasia sepenuhnya legal untuk dijual mungkin tidak memengaruhi hak hukum perusahaan untuk membela merek dagang tersebut. Seorang pengacara yang familiar dengan gugatan merek dagang Fantasia menggambarkan bahwa sebagai area abu-abu. Seorang hakim dapat memutuskan kasus tersebut tanpa mempertimbangkan legalitas produk vape Fantasia—atau dapat memutuskan bahwa produk hukum hookah Fantasia cukup mirip dengan produk vape sehingga merek untuk salah satunya dapat dilanggar oleh yang lainnya.

Surat penghentian dan pengabaian Fantasia

Surat yang diterima oleh toko vape mencantumkan kop surat dari Pacific Coast Law Group, dan ditandatangani oleh pengacara Ash Reza. Surat-surat yang telah dilihat Vaping360 hampir identik, dengan nama bisnis yang ditargetkan dimasukkan sehingga surat tersebut tampak unik untuk bisnis tertentu tersebut.

Surat-surat tersebut tampaknya tidak ditargetkan pada toko tertentu berdasarkan sejarah penjualan mereka. Beberapa pemilik toko melaporkan bahwa mereka tidak pernah menjual produk “ice,” dan bingung mengapa mereka diancam dengan tindakan hukum.

“Kami mewakili Fantasia Distribution, Inc.,” sebuah surat Fantasia yang khas dimulai, “dan dengan ini kami menuntut agar [nama penerima] segera menghentikan dan mengabaikan penggunaan lebih lanjut dari istilah “ICE” dan merek yang membingungkan mirip, sehubungan dengan semua produk tembakau, e-rokok, vaping dan yang terkait dengan merokok. Kami lebih lanjut menuntut agar [nama penerima] memberikan kantor ini dengan perhitungan rinci dari penjualan semua produk yang melanggar.”

Surat tersebut melanjutkan untuk mengklaim bahwa Fantasia telah “menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam pemasaran merek-mereknya,” dan telah “mencapai pengenalan pasar yang signifikan, seperti yang Anda ketahui.”

Surat Fantasia membuat sejumlah tuntutan khusus kepada penerima:

Pengacara Fantasia meminta agar penerima surat menghubungi kantornya dalam waktu 15 hari untuk mengonfirmasi bahwa bisnis akan dihentikan. “Kami lebih suka menyelesaikan masalah ini secara damai dan tanpa perlunya tindakan hukum lebih lanjut,” tulis Reza. “Jika saya tidak mendengar kabar dari Anda dalam waktu tersebut, saya akan menganggap bahwa Anda bermaksud untuk terus melanggar merek dagang klien saya dan terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil dan menipu meskipun telah ada permintaan dari kami.”

Menurut pengacara yang kami konsultasikan, surat-surat ancaman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak ada permintaan dari pengacara Fantasia yang didukung oleh perintah pengadilan. Jadi satu-satunya ancaman nyata adalah bahwa Fantasia mungkin mengambil tindakan hukum terhadap toko-toko individual. Dan sementara perusahaan bisa melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan menunggu hasil dari gugatan yang sedang berjalan sebelum melanjutkan dengan yang tambahan.

“Mereka menggunakan pendaftaran [merek dagang] ini untuk memeras penyelesaian dari pengecer kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk melawannya,” kata salah satu pengacara kepada Vaping360. Pengacara lain memberi tahu kami bahwa ia percaya Fantasia sedang mencoba meyakinkan bisnis kecil untuk membayar dengan cepat karena perusahaan khawatir tentang pendaftaran merek dagangnya dibatalkan oleh hakim dalam salah satu gugatan di New York.

Pengacara yang kami ajak bicara merekomendasikan agar bisnis kecil yang menerima surat seperti itu berkonsultasi dengan pengacara mereka sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun—dan tentu saja tidak memberikan informasi tentang produk yang mereka jual atau yang pernah mereka jual kepada pihak luar.