Vape-butikker truet med retssager for at sælge "Ice" produkter

Et selskab, der bedst er kendt for at sælge hookah-produkter, sender ophør og desist breve til dampbutikker og truer med at tage retlig handling mod dem for at sælge produkter, der bruger navnet “Ice.” Det Californien-baserede Fantasia Distribution er også involveret i to retssager, der anklager flere dampproducenter for at krænke Fantasia’s varemærke.

I flere opslag på sociale medier har ejere af dampbutikker beskrevet, at de har modtaget breve fra advokater, der repræsenterer Fantasia, hvori de truer med at tage retlig skridt, hvis ejerne ikke imødekommer Fantasia's krav. Nogle har rapporteret om telefonopkald med Fantasia’s advokater, hvor der blev fremsat tilbud om at afvikle eventuelle fremtidige Fantasia-krav for kontantbetalinger på $5,000 eller mindre, selvom Vaping360 ikke har bekræftet disse tilbud.

Uafhængigt af sine truende breve, indgav Fantasia i 2020 mindst to retssager, der anklager flere dampproducenter og distributører for varemærkekrænkelse. De tiltalte i de sager, vi kender til—begge indgivet i den amerikanske distriktsret for den østlige distriktsret i New York—inkluderer Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., og Romeo Vapors. Anmodninger om summarisk dom (hvor retten beder om at afgøre sagen uden retssag) skal snart indsendes i én sag.

De tiltalte i disse sager beder retten om at annullere Fantasia’s varemærkeregistreringer, idet de hævder, at termen “ice” er generisk, og at kunder ikke genkender ordet som en “kildeidentifikator” (et mærke eller varemærket navn), men som en smagsbeskrivelse.

Ejer Fantasia rettighederne til brugen af ordet “ice”?

Fantasia registrerede varemærket “Ice” i 2011 strengt til hookah-tobak, og registrerede det igen i 2014 for “Hookah-tobak; Urte-melasse; Urter til rygning; Melasse-tobak; Rygemelasse; Shisha; Dampsten til elektroniske hookahs; Elektroniske hookahs; Cartomizers, nemlig, kombination elektroniske cigaret genopfyldninger solgt tomme og forstøvere, solgt som en komponent af elektroniske cigaretter.”

Producenter siden de tidlige dage af kommerciel e-væske produktion har brugt termer som “ice” og “breeze” til at betegne produkter med mentholsmagning. Termer blev især populære som en smagsbeskrivelse med den kommercielle eksplosion af engangs-vapes, mange af hvilke bruger e-væske, der kombinerer frugtsmage med menthol eller menthol-lignende kølemidler. De resulterende smage beskrives ofte som “bananis” eller “jordbæris,” for at nævne to almindelige eksempler. I de fleste tilfælde er “ice” ikke en del af mærkenavnet, men et beskrivende ord tilføjet til smagsnavnet for at betegne en kølig fornemmelse.

Retten vil afgøre, om Fantasia’s varemærke for et produkt, der hedder “Ice,” gælder for alle produkter, der bruger ordet som en smagsbeskrivelse og ikke som et mærke. Selskabets advokater siger, at det gør, eller i det mindste at sådanne brug af ordet er “forvirrende ens” med Fantasia mærket. Dommeren i de sager kan også afgøre, at varemærket er blevet “fortyndet”—brugt så ofte af så mange virksomheder, at det ikke længere har værdi som en mærkeidentifikator.

Mens Fantasia tilsyneladende har brugt navnet “Ice” til shisha (hookah-tobak), er det usikkert, om selskabet anvendte “Ice” navnet til nogen af sine egne e-væske-baserede dampprodukter, før det besluttede at tage retlige skridt i 2020 mod andre producenter for angiveligt at krænke mærket.

Selskabet ser ud til aktuelt at fremstille og sælge nogle engangs-vapes, men i et 2022 advarselsbrev bemærkede FDA, at Fantasia havde modtaget Afvisning-til-at-indsende afgørelser i 2021 for en præmarked tobak ansøgning (PMTA), som dækkede 31 produkter. En afvisning-til-at-indsende beslutning betyder, at ansøgningen kasseres og ikke anmeldes af FDA, og produkterne er underlagt FDA håndhævelsesaktioner. Fantasia’s navn vises ikke på FDA’s master liste over produkter, for hvilke PMTA'er blev succesfuldt indgivet før den 9. september 2020 indsendelsesfrist.

Men om Fantasia’s “Ice” produkter er fuldt lovlige at sælge kan være uden betydning for selskabets juridiske ret til at forsvare varemærket. En advokat, der kender til Fantasia’s varemærkesager, beskrev det som et gråt område. En dommer kan beslutte sagen uden at tage stilling til lovligheden af Fantasia’s dampprodukter—eller kan beslutte, at Fantasia's lovlige hookah-produkter er tilstrækkeligt ens til dampprodukter, så mærket for den ene kan krænkes af den anden.

Fantasia's ophør og desist breve

Breve, der modtages af dampbutikker, bærer brevhovedet fra Pacific Coast Law Group, og er underskrevet af advokat Ash Reza. De breve, som Vaping360 har set, er stort set identiske, med det målrettede firmas navn indsat, så brevet ser ud til at være unikt for den pågældende virksomhed.

Brevene ser ikke ud til at være rettet mod bestemte butikker baseret på deres salgs historie. Nogle butiksejere har rapporteret, at de aldrig har solgt nogen “ice” produkter, og er forvirrede over, hvorfor de skulle trues med retlig handling.

“Vi repræsenterer Fantasia Distribution, Inc.,” begynder et typisk Fantasia brev, “og kræver hermed, at [modtagers navn] straks ophører med og desisterer fra enhver yderligere brug af termen “ICE” og enhver forvirrende lignende mærke, i forbindelse med alle tobaks-, e-cigaret-, damp- og rygning-relaterede produkter. Vi kræver yderligere, at [modtagers navn] giver dette kontor en detaljeret redegørelse for salget af alle krænkningsprodukter.”

Brevet fortsætter med at påstå, at Fantasia har “investeret betydelige ressourcer i markedsføringen af sine mærker,” og har “opnået betydelig markedsgenkendelse, som du er klar over.”

Fantasia-brevet stiller en række specifikke krav til modtagerne:

Fantasia-advokaten kræver, at brevmodtageren kontakter sit kontor inden for 15 dage for at bekræfte, at virksomheden vil stoppe og ophøre. “Vi foretrækker at løse dette problem venligt og uden behov for yderligere retlige skridt,” skriver Reza. “Hvis jeg ikke hører fra dig inden for så kort tid, vil jeg antage, at du har til hensigt at fortsætte med at krænke min klients varemærke og deltage i uretfærdige og vildledende handelspraksisser på trods af vores krav.”

Ifølge de advokater, vi konsulterede, har de truende breve ingen juridisk vægt. Ingen af Fantasia-advokatens krav er underbygget af en retskendelse. Så den eneste reelle trussel er, at Fantasia kunne tage retlige skridt mod individuelle butikker. Og mens virksomheden kunne gøre det, ville den sandsynligvis vente på udfaldet af sine aktuelle retssager, før den fortsatte med yderligere.

“De bruger disse [varemærke] registreringer til at udpresset forlig fra små forhandlere, der ikke har ressourcerne til at kæmpe imod det,” sagde en advokat til Vaping360. En anden advokat fortalte os, at han troede, Fantasia forsøgte at overbevise små virksomheder om at betale hurtigt, fordi virksomheden er bekymret for at få sine varemærke registreringer annulleret af en dommer i en af New York-rettsagerne.

De advokater, vi talte med, anbefaler, at små virksomheder, der modtager sådanne breve, rådfører sig med deres egne advokater, før de foretager sig noget—og bestemt ikke frivilligt videregive nogen oplysninger om de produkter, de sælger eller har solgt til eksterne parter.