Una empresa mejor conocida por vender productos de hookah está enviando cartas de cese y desistimiento a las tiendas de vapeo, amenazando con tomar acciones legales por vender productos que usan el nombre “Hielo.” Fantasia Distribution, con sede en California, también está involucrada en dos demandas acusando a varios fabricantes de vapeo de infringir la marca registrada de Fantasia.
En múltiples publicaciones en redes sociales, los dueños de tiendas de vapeo han descrito recibir cartas de abogados que representan a Fantasia, amenazando con tomar acciones legales si los propietarios no cumplen con las demandas de Fantasia. Algunos han reportado llamadas telefónicas con los abogados de Fantasia durante las cuales se hicieron ofertas para resolver cualquier futura reclamación de Fantasia por pagos en efectivo de $5,000 o menos, aunque Vaping360 no ha confirmado esas ofertas.
Sin relación con sus cartas amenazantes, en 2020 Fantasia presentó al menos dos demandas acusando a múltiples fabricantes y distribuidores de vapeo de infracción de marca registrada. Los demandados en los casos de los que somos conscientes—ambos presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York—incluyen Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., y Romeo Vapors. Las mociones para juicio sumario (pidiendo al tribunal que decida sobre el caso sin un juicio) son debidas pronto en un caso.
Los demandados en esos casos están pidiendo al tribunal que cancele las registraciones de marca registrada de Fantasia, alegando que el término “hielo” es genérico, y que los clientes no reconocen la palabra como un “identificador de fuente” (un nombre de marca o registrado), sino como una descripción de sabor.
¿Posee Fantasia derechos sobre el uso de la palabra “hielo”?
Fantasia registró la marca “Hielo” en 2011 estrictamente para tabaco de hookah, y la registró nuevamente en 2014 para “Tabaco de hookah; melaza herbal; hierbas para fumar; tabaco de melaza; melaza para fumar; shisha; piedras de vapor para hookahs electrónicos; hookahs electrónicos; cartomizadores, a saber, cartuchos de recarga de cigarrillos electrónicos combinados vendidos vacíos y atomizadores, vendidos como un componente de cigarrillos electrónicos.”
Los fabricantes desde los primeros días de la producción comercial de e-líquido han utilizado términos como “hielo” y “brisa” para denotar productos con sabor a mentol. El término se volvió especialmente popular como descriptor de sabor con la explosión comercial de 2020 de vapes desechables, muchos de los cuales utilizan e-líquido que combina sabores de frutas con mentol o refrigerantes similares al mentol. Los sabores resultantes a menudo se describen como “hielo de plátano” o “hielo de fresa,” para citar dos ejemplos comunes. En la mayoría de los casos, “hielo” no es parte del nombre de la marca, sino una palabra descriptiva añadida al nombre del sabor para denotar una sensación de frescura.
El tribunal decidirá si la marca registrada de Fantasia para un producto llamado “Hielo” se aplica a todos los productos que usan la palabra como un descriptor de sabor, y no como una marca. Los abogados de la empresa dicen que sí, o al menos que dichos usos de la palabra son “confusamente similares” a la marca de Fantasia. El juez en esos casos también podría decidir que la marca se ha “diluido”—usada tan frecuentemente por tantas empresas que ya no tiene valor como identificador de marca.
Según los abogados que consultamos, las cartas amenazantes no tienen peso legal. Ninguna de las demandas del abogado de Fantasia está respaldada por una orden judicial.
Mientras que Fantasia aparentemente sí usó el nombre “Hielo” para shisha (tabaco de hookah), es incierto si la empresa empleó el nombre “Hielo” para alguno de sus propios productos de vapeo a base de e-líquido antes de decidir tomar acciones legales en 2020 contra otros fabricantes por supuestamente infringir la marca.
La empresa parece actualmente fabricar y vender algunos vapes desechables, pero en una carta de advertencia de 2022, la FDA señaló que Fantasia había recibido determinaciones de Rechazo de Presentación en 2021 para una solicitud de tabaco previa al mercado (PMTA) que cubría 31 productos. Una decisión de rechazo de presentación significa que la solicitud se descarta y no es revisada por la FDA, y los productos están sujetos a acciones de ejecución de la FDA. El nombre de Fantasia no aparece en la lista maestra de la FDA de productos para los cuales se presentaron PMTAs exitosamente antes de la fecha límite de presentación del 9 de septiembre de 2020.
Sin embargo, si los productos “Hielo” de Fantasia son completamente legales para vender puede no afectar el derecho legal de la empresa a defender la marca registrada. Un abogado familiarizado con las demandas de marca registrada de Fantasia describió eso como un área gris. Un juez podría decidir el caso sin entrar en la legalidad de los productos de vapeo de Fantasia—o podría decidir que los productos legales de hookah de Fantasia son lo suficientemente similares a los productos de vapeo como para que la marca de uno pudiera ser infringida por el otro.
Cartas de cese y desistimiento de Fantasia
Las cartas recibidas por las tiendas de vapeo llevan el membrete de Pacific Coast Law Group, y están firmadas por el abogado Ash Reza. Las que ha visto Vaping360 son virtualmente idénticas, con el nombre del negocio objetivo insertado para que la carta parezca única para ese negocio en particular.
Las cartas no parecen estar dirigidas a tiendas particulares basadas en su historial de ventas. Algunos propietarios de tiendas han informado que nunca han vendido ningún producto “hielo”, y están desconcertados sobre por qué serían amenazados con acciones legales.
“Representamos a Fantasia Distribution, Inc.,” comienza una carta típica de Fantasia, “y por la presente exigimos que [nombre del destinatario] cese y desista inmediatamente de cualquier uso adicional del término “HIELO” y cualquier marca confusamente similar, en relación con todos y cada uno de los productos relacionados con tabaco, e-cigarrillos, vapeo y fumar. También exigimos que [nombre del destinatario] proporcione a esta oficina una contabilidad detallada de las ventas de todos los productos infractores.”
La carta continúa afirmando que Fantasia ha “invertido considerables recursos en la comercialización de sus marcas,” y ha “logrado un reconocimiento significativo en el mercado, como usted es consciente.”
La carta de Fantasia hace una serie de demandas específicas a los destinatarios:
- Cese y desista de todo uso de cualquier marca confusamente similar a cualquier marca de Fantasia
- Acepte cooperar en la investigación de otras partes involucradas en el uso de marcas registradas de Fantasia
- Proporcione copias de todos los registros relacionados con la adquisición y venta de los productos, “incluidos los nombres de todas las partes que pudieron haber fabricado, importado, exportado, distribuido o comprado estos productos”
- “Entregue todos los artículos infractores en su posesión y proporcione una contabilidad completa de todas las ventas y pague una tarifa apropiada por infracción”
- Todos los “empaques y materiales que lleven las marcas infractoras…recogidos y entregados a nuestra oficina para destrucción”
- Conserve todos los documentos y archivos “relacionados con su compra y ventas de los productos falsificados”
El abogado de Fantasia exige que el destinatario de la carta contacte a su oficina dentro de 15 días para confirmar que el negocio cesará y desistirá. “Preferimos resolver este asunto de manera amistosa y sin necesidad de tomar más acciones legales,” escribe Reza. “Si no tengo noticias de usted dentro de ese tiempo, asumiré que tiene la intención de seguir infringiendo la marca registrada de mi cliente y participando en prácticas comerciales desleales y engañosas a pesar de nuestras demandas.”
Según los abogados que consultamos, las cartas amenazantes no tienen peso legal. Ninguna de las demandas del abogado de Fantasia está respaldada por una orden judicial. Así que la única amenaza real es que Fantasia podría tomar acciones legales contra tiendas individuales. Y aunque la compañía podría hacer eso, probablemente esperaría el resultado de sus demandas actuales antes de proceder con otras adicionales.
“Están utilizando estos registros [de marca registrada] para extorsionar acuerdos a pequeños minoristas que no tienen los recursos para luchar,” le dijo un abogado a Vaping360. Otro abogado nos dijo que creía que Fantasia está tratando de convencer a pequeñas empresas para que paguen rápidamente porque la empresa está preocupada por que sus registros de marca registrada sean cancelados por un juez en uno de los juicios de Nueva York.
Los abogados con los que hablamos recomiendan que las pequeñas empresas que reciban tales cartas consulten a sus propios abogados antes de tomar cualquier acción—y ciertamente no ofrecer información sobre los productos que venden o que solían vender a ninguna parte externa.
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