Vape winkels bedreigd met rechtszaken voor het verkopen van "Ice" producten

Een bedrijf dat het meest bekend staat om het verkopen van waterpijpproducten stuurt stopzettingsbrieven naar vape-winkels, met de dreiging juridische stappen te ondernemen tegen het verkopen van producten die de naam “Ice” gebruiken. Het in Californië gevestigde Fantasia Distribution is ook betrokken bij twee rechtszaken waarin verschillende vape-fabrikanten worden beschuldigd van inbreuk op het merk Fantasia.

In meerdere berichten op sociale media hebben eigenaren van vape-winkels beschreven dat ze brieven hebben ontvangen van advocaten die Fantasia vertegenwoordigen, met de dreiging juridische stappen te ondernemen als eigenaars niet voldoen aan de eisen van Fantasia. Sommigen hebben gerapporteerd dat ze telefoontjes hebben gehad met de advocaten van Fantasia, waarin aanbiedingen werden gedaan om eventuele toekomstige claims van Fantasia te schikken voor contante betalingen van $5,000 of minder, hoewel Vaping360 deze aanbiedingen niet heeft bevestigd.

Ongeacht de bedreigende brieven heeft Fantasia in 2020 ten minste twee rechtszaken aangespannen tegen meerdere vape-fabrikanten en distributeurs wegens inbreuk op het merk. De gedaagden in de zaken waarvan we op de hoogte zijn—beide ingediend bij het U.S. District Court voor het Eastern District of New York—zijn onder andere Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., en Romeo Vapors. Moties voor voorwaardelijke uitspraak (vragen het hof om te oordelen over de zaak zonder een proces) moeten binnenkort binnenkomen in één van de zaken.

De gedaagden in die zaken verzoeken het hof om de merkregistraties van Fantasia te annuleren, waarbij zij claimen dat de term “ice” generiek is en dat klanten het woord niet herkennen als een “bronidentificator” (een merk of geregistreerde naam), maar als een smaakbeschrijving.

Bezit Fantasia rechten op het gebruik van het woord “ice”?

Fantasia registreerde het “Ice” merk in 2011 strikt voor waterpijp tabak, en registeerde het opnieuw in 2014 voor “Waterpijp tabak; Kruidige molasse; kruiden voor roken; Molasse tabak; Roken molasse; Shisha; Dampstenen voor elektronische waterpijpen; Elektronische waterpijpen; Cartomizers, namelijk, combinatie elektronische sigaret navullingen verkocht leeg en atomizers, verkocht als een component van elektronische sigaretten.”

Fabrikanten hebben sinds de vroege dagen van commerciële e-vloeistofproductie termen zoals “ice” en “breeze” gebruikt om producten met mentholsmaak aan te duiden. De term werd bijzonder populair als smaak descriptor met de commerciële explosie in 2020 van wegwerp vape's, waarvan velen e-vloeistof gebruiken die fruitige smaken combineert met menthol of menthol-achtige koelmiddelen. De resulterende smaken worden vaak beschreven als “banaan ice” of “aardbei ice”, om twee veelvoorkomende voorbeelden te noemen. In de meeste gevallen is “ice” geen onderdeel van de merknaam, maar een beschrijvend woord dat wordt toegevoegd aan de smaaknaam om een koel gevoel aan te duiden.

Het hof zal beslissen of Fantasia’s merk voor een product met de naam “Ice” van toepassing is op alle producten die het woord als smaak descriptor gebruiken, en niet als een merk. De advocaten van het bedrijf zeggen van wel, of in ieder geval dat dergelijke toepassingen van het woord “verwarrend gelijkend” zijn aan het Fantasia-merk. De rechter in die zaken zou ook kunnen besluiten dat het merk “verwaterd” is—zo vaak gebruikt door zoveel bedrijven dat het niet langer waarde heeft als een merkidentificator.

Hoewel Fantasia blijkbaar de naam “Ice” gebruikte voor shisha (waterpijp tabak), is het onzeker of het bedrijf de naam “Ice” heeft gebruikt voor een van zijn eigen e-vloeistof gebaseerde vape-producten voordat het besloot juridische stappen te ondernemen in 2020 tegen andere fabrikanten wegens vermeende inbreuk op het merk.

Het bedrijf lijkt momenteel wat wegwerp vape's te maken en verkoopt, maar in een 2022 waarschuwingsbrief merkte de FDA op dat Fantasia in 2021 een Weigering-om-in-te-dienen-besluit had gekregen voor een premarket tabaksaanvraag (PMTA) die 31 producten besloeg. Een weigering-om-in-te-dienen-besluit betekent dat de aanvraag is afgewezen en niet door de FDA wordt beoordeeld, en dat de producten onderhevig zijn aan handhavingsmaatregelen van de FDA. De naam van Fantasia verschijnt niet op de FDA-hoofdlijst van producten waarvoor PMTA's met succes zijn ingediend vóór de deadline voor indiening van 9 september 2020.

Of Fantasia’s “Ice” producten volledig legaal te verkopen zijn, heeft mogelijk geen invloed op het juridische recht van het bedrijf om het merk te verdedigen. Een advocaat die bekend is met de merkrechtszaken van Fantasia beschreef dit als een grijs gebied. Een rechter zou de zaak kunnen beslissen zonder in te gaan op de legaliteit van Fantasia’s vape-producten—of zou kunnen besluiten dat de wettelijke waterpijp producten van Fantasia vergelijkbaar genoeg zijn met vape-producten zodat de markering van de één in de andere inbreuk kan maken.

Fantasia's stopzettingsbrieven

De brieven die door vape-winkels zijn ontvangen zijn gedrukt op briefpapier van de Pacific Coast Law Group en zijn ondertekend door advocaat Ash Reza. De brieven die Vaping360 heeft gezien zijn vrijwel identiek, met de naam van het gerichte bedrijf ingevuld zodat de brief uniek lijkt voor dat specifieke bedrijf.

De brieven lijken niet te zijn gericht op bepaalde winkels op basis van hun verkoopgeschiedenis. Sommige winkeleigenaren hebben gerapporteerd dat zij nooit enige “ice” producten hebben verkocht en zijn verbaasd waarom zij zouden worden bedreigd met juridische actie.

“Wij vertegenwoordigen Fantasia Distribution, Inc.,” begint een typische Fantasia-brief, “en eisen hierbij dat [ontvanger naam] onmiddellijk stopt met het gebruik van de term “ICE” en elke verwarrend vergelijkbare markering, in verband met alle tabaks-, e-sigaretten-, vaping- en rookgerelateerde producten. We eisen verder dat [ontvanger naam] dit kantoor een gedetailleerd overzicht geeft van de verkopen van alle inbreukmakende producten.”

De brief gaat verder met de claim dat Fantasia “aanzienlijke middelen heeft geïnvesteerd in de marketing van zijn merken” en “significante markt erkenning heeft behaald, zoals u op de hoogte bent.”

De Fantasia-brief stelt een aantal specifieke eisen aan de ontvangers:

De Fantasia-advocaat eist dat de ontvanger van de brief binnen 15 dagen contact opneemt met zijn kantoor om te bevestigen dat de onderneming zal stoppen en desist. “We geven de voorkeur aan een vreedzame oplossing van dit probleem zonder verdere juridische stappen,” schrijft Reza. “Als ik binnen die tijd niets van u hoor, ga ik ervan uit dat u van plan bent door te gaan met het inbreken op het merk van mijn klant en betrokken te zijn bij oneerlijke en misleidende handelspraktijken ondanks onze eisen.”

Volgens de advocaten die we hebben geraadpleegd, hebben de dreigende brieven geen juridische waarde. Geen van de eisen van de Fantasia-advocaat wordt gesteund door een gerechtelijk bevel. Dus de enige echte bedreiging is dat Fantasia juridische stappen kan ondernemen tegen individuele winkels. En hoewel het bedrijf dat zou kunnen doen, zou het waarschijnlijk wachten op de uitkomst van zijn huidige rechtszaken voordat het verder gaat met extra rechtszaken.

“Ze gebruiken deze [merk] registraties om schikkingen af te dwingen van kleine detailhandelaren die niet de middelen hebben om te vechten,” zei een advocaat tegen Vaping360. Een andere advocaat vertelde ons dat hij geloofde dat Fantasia probeert kleine bedrijven te overtuigen snel te betalen omdat het bedrijf zich zorgen maakt overhet laten intrekken van zijn merkrechten door een rechter in een van de rechtszaken in New York.

De advocaten met wie we spraken, raden kleine bedrijven aan die dergelijke brieven ontvangen om hun eigen advocaten te raadplegen voordat ze actie ondernemen—en zeker geen informatie over de producten die ze verkopen of hebben verkocht vrij te geven aan externe partijen.