I negozi di vape minacciati da cause legali per la vendita di prodotti "Ice"

Una azienda nota principalmente per la vendita di prodotti per hookah sta inviando lettere di intimazione a negozi di vape, minacciando di intraprendere azioni legali per la vendita di prodotti che utilizzano il nome “Ice.” La Fantasia Distribution con sede in California è coinvolta anche in due cause legali che accusano diversi produttori di vape di violare il marchio di Fantasia.

In diversi post sui social media, i proprietari dei negozi di vape hanno descritto di aver ricevuto lettere da avvocati che rappresentano Fantasia, minacciando di intraprendere azioni legali se i proprietari non soddisfano le richieste di Fantasia. Alcuni hanno riportato telefonate con gli avvocati di Fantasia durante le quali sono state fatte offerte per risolvere eventuali richieste future di Fantasia per pagamenti in contante di $5,000 o meno, anche se Vaping360 non ha confermato tali offerte.

Nonostante le lettere minacciose, nel 2020 Fantasia ha intentato almeno due cause legali accusando diversi produttori e distributori di vape di violazione del marchio. Gli imputati nei casi di cui siamo a conoscenza—tutti presentati presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York—includono Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., e Romeo Vapors. Le mozioni per sentenza sommaria (che chiedono al tribunale di decidere sul caso senza processo) sono attese a breve in un caso.

Gli imputati in quei casi stanno chiedendo al tribunale di annullare le registrazioni del marchio di Fantasia, affermando che il termine “ice” è generico e che i clienti non riconoscono la parola come un “identificatore di origine” (un marchio o un nome registrato), ma come una descrizione di sapore.

Fantasia possiede diritti all'uso della parola “ice”?

Fantasia ha registrato il marchio “Ice” nel 2011 esclusivamente per il tabacco da hookah, e lo ha registrato nuovamente nel 2014 per “Tabacco da hookah; Melassa alle erbe; Erbe da fumare; Tabacco in melassa; Melassa da fumare; Shisha; Pietre da vapore per hookah elettronici; Hookah elettronici; Cartomizzatori, ovvero, cartucce di ricambio per sigarette elettroniche vendute vuote e atomizzatori, venduti come componente di sigarette elettroniche.”

I produttori sin dai primi giorni della produzione commerciale di liquidi per vape hanno usato termini come “ice” e “breeze” per indicare prodotti con aromatizzazione al mentolo. Il termine è diventato particolarmente popolare come descrittore di sapore con l'esplosione commerciale dei vape monouso nel 2020, molti dei quali utilizzano liquido che combina aromi di frutta con mentolo o refrigeranti simili al mentolo. I sapori risultanti sono spesso descritti come “banana ice” o “strawberry ice,” per citare due esempi comuni. Nella maggior parte dei casi, “ice” non è parte del nome del marchio, ma una parola descrittiva aggiunta al nome del sapore per denotare una sensazione di freschezza.

Il tribunale deciderà se il marchio di Fantasia per un prodotto chiamato “Ice” si applica a tutti i prodotti che usano la parola come descrittore di sapore, e non come un marchio. Gli avvocati della società affermano di sì, o almeno che tali usi della parola sono “confusamente simili” al marchio Fantasia. Il giudice in quei casi potrebbe anche decidere che il marchio è diventato “diluito”—usato così frequentemente da così tante aziende che non ha più valore come identificatore di marchio.

Sebbene Fantasia apparentemente abbia utilizzato il nome “Ice” per shisha (tabacco da hookah), non è certo se la società abbia impiegato il nome “Ice” per uno qualsiasi dei propri prodotti di vaping a base di e-liquid prima di decidere di intraprendere azioni legali nel 2020 contro altri produttori per presunta violazione del marchio.

L'azienda sembra attualmente produrre e vendere alcuni vape monouso, ma in una lettera di avvertimento del 2022, la FDA ha notato che Fantasia aveva ricevuto decisioni di Rifiuto di Presentazione nel 2021 per una domanda di premarketing sul tabacco (PMTA) che copriva 31 prodotti. Una decisione di rifiuto di presentazione significa che la domanda viene scartata e non esaminata dalla FDA, e i prodotti sono soggetti ad azioni di enforcement della FDA. Il nome di Fantasia non appare nella lista master della FDA di prodotti per i quali sono stati presentati con successo PMTA prima della scadenza per la presentazione del 9 settembre 2020.

Tuttavia, se i prodotti “Ice” di Fantasia siano completamente legali da vendere potrebbe non influenzare il diritto legale della società di difendere il marchio. Un avvocato esperto delle cause legali sui marchi di Fantasia ha descritto questa situazione come un’area grigia. Un giudice potrebbe decidere il caso senza valutare la legalità dei prodotti di vaping di Fantasia—o potrebbe decidere che i prodotti legali di hookah di Fantasia siano abbastanza simili ai prodotti di vaping da permettere che il marchio di uno possa essere violato dall'altro.

Lettere di cessazione e desistenza di Fantasia

Le lettere ricevute dai negozi di vape portano l'intestazione del Pacific Coast Law Group e sono firmate dall'avvocato Ash Reza. Quelle che Vaping360 ha visto sono praticamente identiche, con il nome dell'azienda destinataria inserito in modo che la lettera appaia unica per quell'azienda particolare.

Le lettere non sembrano essere mirate a negozi particolari in base alla loro storia di vendite. Alcuni proprietari di negozi hanno riferito di non aver mai venduto alcun prodotto “ice” e sono sconcertati sul perché sarebbero minacciati con azioni legali.

“Rappresentiamo Fantasia Distribution, Inc.,” inizia una tipica lettera di Fantasia, “e richiediamo che [nome del destinatario] cessi immediatamente e desista da qualsiasi ulteriore uso del termine “ICE” e di qualsiasi marchio confusamente simile, in connessione con qualsiasi prodotto relativo al tabacco, e-cigarette, vaping e fumo. Richiediamo ulteriormente che [nome del destinatario] fornisca a questo ufficio un rendiconto dettagliato delle vendite di tutti i prodotti in violazione.”

La lettera prosegue sostenendo che Fantasia ha “investito notevoli risorse nel marketing dei suoi marchi,” e ha “raggiunto un riconoscimento di mercato significativo, come ben sai.”

La lettera di Fantasia fa una serie di richieste specifiche ai destinatari:

L'avvocato di Fantasia richiede che il destinatario della lettera contatti il suo ufficio entro 15 giorni per confermare che l'attività cesserà e desisterà. “Preferiamo risolvere questa questione in modo amichevole e senza la necessità di ulteriori azioni legali,” scrive Reza. “Se non avrò notizie da te entro tale termine, assumerò che hai intenzione di continuare a violare il marchio del mio cliente e a impegnarti in pratiche commerciali sleali e ingannevoli nonostante le nostre richieste.”

Secondo gli avvocati che abbiamo consultato, le lettere minatorie non hanno peso legale. Nessuna delle richieste dell'avvocato di Fantasia è sostenuta da un'ordinanza del tribunale. Quindi, l'unica vera minaccia è che Fantasia possa intraprendere azioni legali contro i singoli negozi. E mentre la compagnia potrebbe farlo, è probabile che aspetterebbe l'esito delle sue attuali cause legali prima di procedere con ulteriori azioni.

“Stanno usando queste registrazioni [del marchio] per estorcere risarcimenti ai piccoli rivenditori che non hanno le risorse per combattere,” ha detto un avvocato a Vaping360. Un altro avvocato ci ha detto di credere che Fantasia stia cercando di convincere le piccole imprese a pagare rapidamente perché la compagnia è preoccupata di avere le sue registrazioni di marchio cancellate da un giudice in una delle cause a New York.

Gli avvocati con cui abbiamo parlato raccomandano che le piccole imprese che ricevono tali lettere consultino i propri avvocati prima di intraprendere qualsiasi azione—e certamente non forniscano alcuna informazione sui prodotti che vendono o che hanno venduto a parti esterne.