Vape-butikker truet med søksmål for å selge "Ice" produkter

Et selskap best kjent for å selge hookah-produkter sender opphør-og-avslutt-brev til vape-butikker, og truer med å ta rettslige skritt for å selge produkter som bruker navnet “Ice.” California-baserte Fantasia Distribution er også involvert i to søksmål som anklager flere vape-produsenter for å krenke Fantasia’s varemerke.

I flere innlegg på sosiale medier har eiere av vape-butikker beskrevet at de har mottatt brev fra advokater som representerer Fantasia, som truer med å ta rettslige skritt hvis eierne ikke møter Fantasia’s krav. Noen har rapportert om telefonsamtaler med Fantasia’s advokater der det ble gjort tilbud for å løse eventuelle fremtidige Fantasia-krav for kontantbetalinger på $5,000 eller mindre, selv om Vaping360 ikke har bekreftet disse tilbudene.

Uavhengig av sine truende brev, anmeldte Fantasia i 2020 minst to søksmål mot flere vape-produsenter og distributører for varemerke-inrømmelse. De tiltalte i sakene vi kjenner til—begge registrert i den amerikanske distriktsdomstolen for den østlige distriktet av New York—inkluderer Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., og Romeo Vapors. Bevegelser for oppsummeringsdom (som ber domstolen om å avgjøre saken uten rettssak) skal komme snart i en sak.

De tiltalte i disse sakene ber domstolen om å annullere Fantasia’s varemerkerettigheter, og hevder at termen “ice” er generell, og at kundene ikke gjenkjenner ordet som en “kilde-identifikator” (et merke eller varemerket navn), men som en smaksbeskrivelse.

Eier Fantasia rett til å bruke ordet “ice”?

Fantasia registrerte varemerket “Ice” i 2011 strengt for hookah tobakk, og registrerte det igjen i 2014 for “Hookah tobakk; Urte-melasse; Urter for røyking; Melasse tobakk; Røyking melasse; Shisha; Dampsteiner for elektroniske hookahs; Elektroniske hookahs; Kartomizere, nemlig, kombinasjon elektronisk sigarett refill patroner solgt tomme og atomizere, solgt som en komponent av elektroniske sigaretter.”

Produsenter siden de tidlige dagene av kommersiell e-væskeproduksjon har brukt termer som “ice” og “breeze” for å betegne produkter med mentol-smak. Termen ble spesielt populær som en smaksbeskriver med den kommersielle eksplosjonen av engangs vapes, hvor mange bruker e-væske som kombinerer fruktsmaker med mentol eller mentol-lignende kjølemidler. Resultatene smaker blir ofte beskrevet som “banan ice” eller “jordbær ice,” for å nevne to vanlige eksempler. I de fleste tilfeller er “ice” ikke en del av merkenavnet, men et beskrivende ord lagt til smaksnavnet for å betegne en kjølig følelse.

Domstolen vil avgjøre om Fantasia’s varemerke for et produkt kalt “Ice” gjelder for alle produkter som bruker ordet som en smaksbeskriver, og ikke som et merke. Selskapets advokater sier det gjør det, eller i det minste at slike bruken av ordet er “forvirrende like” til Fantasia-merket. Dommeren i disse sakene kan også avgjøre at varemerket har blitt “utvannet”—brukt så ofte av så mange selskaper at det ikke lenger har verdi som en merkeidentifikator.

Selv om Fantasia tilsynelatende brukte navnet “Ice” for shisha (hookah tobakk), er det usikkert om selskapet brukte “Ice” navnet for noen av sine egne e-væske-baserte vaping produkter før det bestemte seg for å ta rettslige skritt i 2020 mot andre produsenter for angivelig å krenke merket.

Selskapet ser ut til å lage og selge noen engangs vapes, men i et 2022 advarselbrev, bemerket FDA at Fantasia hadde mottatt Refuse-to-File avgjørelser i 2021 for en premarket tobakk søknad (PMTA) som dekker 31 produkter. En refuse-to-file avgjørelse betyr at søknaden blir forkastet og ikke vurdert av FDA, og produktene er underlagt FDA-håndhevelsesaksjoner. Fantasia’s navn vises ikke på FDA masterlisten over produkter som PMTAs ble vellykket inngått før fristen for innsending 9. september 2020 innsending fristen.

Imidlertid, om Fantasia’s “Ice” produkter er helt lovlige å selge, kan ikke påvirke selskapets rett til å forsvare varemerket. En advokat kjent med Fantasia’s varemerke-søksmål beskrev dette som et gråområde. En dommer kan avgjøre saken uten å vurdere lovligheten av Fantasia’s vaping produkter—eller kan avgjøre at Fantasia's lovlige hookah produkter er like nok til vaping produkter at merket for den ene kan være krenket av den andre.

Fantasia's opphør-og-avslutt-brev

Brevene mottatt av vape-butikker bærer brevhodet til Pacific Coast Law Group, og er signert av advokat Ash Reza. De som Vaping360 har sett er praktisk talt identiske, med navnet på den spesifikke virksomheten plugget inn slik at brevet ser ut til å være unikt for den aktuelle virksomheten.

Brevene ser ikke ut til å være rettet mot bestemte butikker basert på deres salgs historie. Noen butikkeiere har rapportert at de aldri har solgt noen “ice” produkter, og er mystifiserte over hvorfor de ville bli truet med rettslige skritt.

“Vi representerer Fantasia Distribution, Inc.,” begynner et typisk Fantasia-brev, “og krever herved at [mottagerens navn] umiddelbart opphører og avslutter enhver ytterligere bruk av termen “ICE” og alle forvirrende like merker, i forbindelse med alle tobakk, e-sigarett, vaping og røyking-relaterte produkter. Vi krever videre at [mottagerens navn] gir denne kontoret en detaljert oversikt over salgene av alle krenkende produkter.”

Brevet fortsetter med å hevde at Fantasia har “investert betydelige ressurser i markedsføringen av sine merker,” og har “oppnådd betydelig markedsanerkjennelse, som du er klar over.”

Fantasia-brevet stiller en rekke spesifikke krav til mottakerne:

Fantasia-advokaten krever at brevet mottakeren kontakter sitt kontor innen 15 dager for å bekrefte at forretningen vil opphøre og avstå. “Vi foretrekker å løse dette problemet vennlig og uten behov for ytterligere rettslige skritt,” skriver Reza. “Hvis jeg ikke hører fra deg innen slik tid, vil jeg anta at du har til hensikt å fortsette å krenke min klients varemerke og delta i urettferdig og villedende handelspraksis til tross for våre krav.”

Ifølge advokater vi konsulterte, har de truende brevene ingen juridisk tyngde. Ingen av Fantasia-advokatens krav er støttet av en rettsordre. Så det eneste virkelige trussel er at Fantasia kan ta rettslige skritt mot enkeltbutikker. Og selv om selskapet kunne gjøre det, ville det sannsynligvis vente på utfallet av sine nåværende søksmål før de fortsatte med ytterligere.

“De bruker disse [varemerke] registreringene til å presse forlik fra små detaljister som ikke har ressursene til å kjempe mot det,” fortalte en advokat Vaping360. En annen advokat fortalte oss at han trodde Fantasia prøver å overtale småbedrifter til å betale raskt fordi selskapet er bekymret for å få varemerke registreringene kansellert av en dommer i ett av New York-søksmålene.

Advokatene vi snakket med anbefaler at småbedrifter som mottar slike brev konsulterer sine egne advokater før de tar noen tiltak—og absolutt ikke frivillig deler informasjon om produktene de selger eller har solgt til noen utenforstående.