Lojas de Vape Ameaçadas com Processos por Vender Produtos "Ice"

Uma empresa mais conhecida por vender produtos de narguilé está enviando cartas de cessar e desistir para lojas de vape, ameaçando tomar medidas legais por vender produtos que usam o nome “Ice.” A Fantasia Distribution, com sede na Califórnia, também está envolvida em duas ações judiciais acusando vários fabricantes de vape de infringir a marca registrada da Fantasia.

Em várias postagens nas redes sociais, proprietários de lojas de vape descreveram ter recebido cartas de advogados representando a Fantasia, ameaçando tomar medidas legais se os proprietários não atenderem às exigências da Fantasia. Alguns relataram chamadas telefônicas com os advogados da Fantasia durante as quais foram feitas ofertas para resolver quaisquer futuras reivindicações da Fantasia por pagamentos em dinheiro de $5.000 ou menos, embora a Vaping360 não tenha confirmado essas ofertas.

Não relacionado às suas cartas ameaçadoras, em 2020, a Fantasia entrou com pelo menos duas ações judiciais acusando vários fabricantes e distribuidores de vape de infração de marca registrada. Os réus nos casos que conhecemos—ambos apresentados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York—incluem Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co. e Romeo Vapors. Moções para julgamento sumário (pedindo ao tribunal para decidir o caso sem um julgamento) estão previstas para breve em um dos casos.

Os réus nesses casos estão pedindo ao tribunal para cancelar os registros de marca registrada da Fantasia, alegando que o termo “ice” é genérico, e que os clientes não reconhecem a palavra como um “identificador de fonte” (uma marca ou nome registrado), mas como uma descrição de sabor.

A Fantasia possui direitos sobre o uso da palavra “ice”?

A Fantasia registrou a marca “Ice” em 2011 estritamente para tabaco de narguilé, e registrou novamente em 2014 para “Tabaco de narguilé; Melado herbal; Ervas para fumar; Tabaco melado; Melado para fumar; Shisha; Pedras de vapor para narguilés eletrônicos; Narguilés eletrônicos; Cartomizadores, a saber, cartuchos de recarga de cigarro eletrônico vendidos vazios e atomizadores, vendidos como um componente de cigarros eletrônicos.”

Fabricantes desde os primeiros dias da produção comercial de e-líquidos têm usado termos como “ice” e “breeze” para denotar produtos com flavorização de mentol. O termo tornou-se especialmente popular como um descritor de sabor com a explosão comercial de 2020 de vapes descartáveis, muitos dos quais usam e-líquido que combina sabores de frutas com mentol ou refrigerantes semelhantes ao mentol. Os sabores resultantes são frequentemente descritos como “banana ice” ou “strawberry ice,” para citar dois exemplos comuns. Na maioria dos casos, “ice” não faz parte do nome da marca, mas é uma palavra descritiva adicionada ao nome do sabor para denotar uma sensação fresca.

O tribunal decidirá se a marca registrada da Fantasia para um produto nomeado “Ice” se aplica a todos os produtos que usam a palavra como um descritor de sabor, e não como uma marca. Os advogados da empresa afirmam que sim, ou pelo menos que tais usos da palavra são “confusamente similares” à marca Fantasia. O juiz nesses casos também poderia decidir que a marca se tornou “diluída”—usada com tanta frequência por tantas empresas que já não tem valor como um identificador de marca.

Embora a Fantasia aparentemente tenha utilizado o nome “Ice” para shisha (tabaco de narguilé), não está claro se a empresa empregou o nome “Ice” para qualquer um de seus produtos de vape baseados em e-líquido antes de decidir tomar medidas legais em 2020 contra outros fabricantes por supostamente infringirem a marca.

A empresa parece atualmente fabricar e vender alguns vapes descartáveis, mas em uma carta de advertência de 2022, a FDA observou que a Fantasia havia recebido determinações de Recusar-se a Arquivar em 2021 para uma aplicação de tabaco pré-mercado (PMTA) cobrindo 31 produtos. Uma decisão de recusar-se a arquivar significa que a aplicação é descartada e não revisada pela FDA, e os produtos estão sujeitos a ações de fiscalização da FDA. O nome da Fantasia não aparece na lista mestre da FDA de produtos para os quais os PMTAs foram apresentados com sucesso antes do prazo de submissão em 9 de setembro de 2020.

No entanto, se os produtos “Ice” da Fantasia são totalmente legais para venda pode não afetar o direito legal da empresa de defender a marca registrada. Um advogado familiarizado com as ações judiciais de marca registrada da Fantasia descreveu isso como uma área cinzenta. Um juiz poderia decidir o caso sem opinar sobre a legalidade dos produtos de vape da Fantasia—ou poderia decidir que os produtos legais de narguilé da Fantasia são suficientemente similares aos produtos de vape, de modo que a marca para um poderia ser infringida pelo outro.

Cartas de cessar e desistir da Fantasia

As cartas recebidas pelas lojas de vape trazem o timbre do Pacific Coast Law Group e são assinadas pelo advogado Ash Reza. As que a Vaping360 viu são virtualmente idênticas, com o nome da empresa alvo inserido para que a carta pareça única para aquele negócio em particular.

As cartas não parecem ser direcionadas a lojas específicas com base em seu histórico de vendas. Alguns proprietários de lojas relataram que nunca venderam produtos “ice” e estão perplexos sobre por que estariam sendo ameaçados com ações legais.

“Representamos a Fantasia Distribution, Inc.”, começa uma carta típica da Fantasia, “e por meio deste exigimos que [nome do destinatário] cesse e desistir imediatamente de qualquer uso adicional do termo “ICE” e de qualquer marca confusamente similar, em conexão com quaisquer e todos os produtos relacionados ao tabaco, e-cigarro, vape e fumar. Também exigimos que [nome do destinatário] forneça a este escritório um relatório detalhado das vendas de todos os produtos infratores.”

A carta prossegue afirmando que a Fantasia “investiu consideráveis recursos na comercialização de suas marcas,” e alcançou “significativa reconhecimento no mercado, como você está ciente.”

A carta da Fantasia faz uma série de exigências específicas aos destinatários:

O advogado da Fantasia exige que o destinatário da carta entre em contato com seu escritório dentro de 15 dias para confirmar que o negócio cessará e desistirá. “Preferimos resolver essa questão amigavelmente e sem a necessidade de mais ações legais”, escreve Reza. “Se eu não ouvir de você dentro desse prazo, assumirei que você pretende continuar infringindo a marca registrada do meu cliente e se envolvendo em práticas comerciais injustas e enganosas, apesar de nossas exigências.”

De acordo com advogados que consultamos, as cartas ameaçadoras não têm peso legal. Nenhuma das exigências do advogado da Fantasia é respaldada por uma ordem judicial. Então, a única ameaça real é que a Fantasia pode tomar medidas legais contra lojas individuais. E embora a empresa possa fazer isso, provavelmente esperaria pelo resultado de suas ações judiciais atuais antes de prosseguir com outras.

“Eles estão usando esses registros [de marca] para extorquir acordos de pequenos varejistas que não têm os recursos para lutar contra isso,” disse um advogado à Vaping360. Outro advogado nos disse que acredita que a Fantasia está tentando convencer pequenas empresas a pagar rapidamente porque a empresa está preocupada com o cancelamento de seus registros de marca por um juiz em uma das ações judiciais em Nova York.

Os advogados com quem falamos recomendam que pequenas empresas que recebem tais cartas consultem seus próprios advogados antes de tomar qualquer ação—e certamente não ofereçam quaisquer informações sobre os produtos que vendem ou que costumavam vender a quaisquer partes externas.