Magasins de vape menacés de poursuites pour vente de produits "Ice".

Une entreprise surtout connue pour vendre des produits de chicha envoie des lettres de cessation et d’abstinence aux magasins de vape, menaçant d’engager des poursuites pour la vente de produits utilisant le nom “Ice.” La société californienne Fantasia Distribution est également impliquée dans deux poursuites accusant plusieurs fabricants de vape de violer la marque déposée de Fantasia.

Dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux, les propriétaires de magasins de vape ont décrit avoir reçu des lettres d'avocats représentant Fantasia, menaçant d'engager des poursuites si les propriétaires ne satisfont pas aux exigences de Fantasia. Certains ont signalé des appels téléphoniques avec les avocats de Fantasia au cours desquels des offres ont été faites pour régler toute revendication future de Fantasia par des paiements en espèces de 5 000 $ ou moins, bien que Vaping360 n’ait pas confirmé ces offres.

Sans lien avec ses lettres menaçantes, en 2020, Fantasia a déposé au moins deux poursuites accusant plusieurs fabricants et distributeurs de vape de violation de marque déposée. Les défendeurs dans les affaires dont nous avons connaissance — toutes deux déposées devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York — incluent Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co., et Romeo Vapors. Les motions pour jugement sommaire (demandant au tribunal de statuer sur l'affaire sans procès) sont dues bientôt dans une affaire.

Les défendeurs dans ces affaires demandent au tribunal d'annuler les enregistrements de marque de Fantasia, affirmant que le terme “ice” est générique, et que les clients ne reconnaissent pas le mot comme un “identifiant de source” (une marque ou un nom déposé), mais comme une description de saveur.

Fantasia possède-t-elle des droits d'utilisation du mot “ice”?

Fantasia a enregistré la marque “Ice” en 2011 strictement pour le tabac à chicha, et l'a de nouveau enregistrée en 2014 pour “Tabac à chicha ; Mélasse aux herbes ; Herbes à fumer ; Tabac en mélasse ; Mélasse à fumer ; Shisha ; Pierres à vapeur pour chichas électroniques ; Chichas électroniques ; Cartomiseurs, à savoir, cartouches de recharge de cigarette électronique vendues vides et atomiseurs, vendus comme un composant de cigarettes électroniques.”

Les fabricants, depuis les débuts de la production commerciale de e-liquides, ont utilisé des termes comme “ice” et “breeze” pour désigner des produits avec un arôme de menthol. Le terme est devenu particulièrement populaire en tant que description de saveur avec l'explosion commerciale de 2020 des vapes jetables, dont beaucoup utilisent un e-liquide combinant des saveurs de fruits avec du menthol ou des rafraîchissants similaires au menthol. Les saveurs qui en résultent sont souvent décrites comme “banana ice” ou “strawberry ice,” pour citer deux exemples courants. Dans la plupart des cas, “ice” ne fait pas partie du nom de la marque, mais est un mot descriptif ajouté au nom de la saveur pour indiquer une sensation de fraîcheur.

Le tribunal décidera si la marque de Fantasia pour un produit nommé “Ice” s'applique à tous les produits qui utilisent le mot comme un descriptif de saveur, et non pas comme une marque. Les avocats de l'entreprise affirment que c'est le cas, ou du moins que de telles utilisations du mot sont “confusément similaires” à la marque Fantasia. Le juge dans ces affaires pourrait également décider que la marque est devenue “diluée” — utilisée si fréquemment par tant d'entreprises qu'elle n'a plus de valeur en tant qu'identifiant de marque.

Bien que Fantasia ait apparemment utilisé le nom “Ice” pour la chicha (tabac à chicha), il est incertain si l'entreprise a employé le nom “Ice” pour l'un de ses propres produits de vape à base de e-liquide avant qu'elle ne décide de prendre des mesures juridiques en 2020 contre d'autres fabricants pour violation présumée de la marque.

L'entreprise semble actuellement fabriquer et vendre quelques vapes jetables, mais dans une lettre d'avertissement de 2022, la FDA a noté que Fantasia avait reçu des décisions de refus de dépôt en 2021 pour une demande de tabac pré-commerciale (PMTA) couvrant 31 produits. Une décision de refus de dépôt signifie que la demande est rejetée et non examinée par la FDA, et que les produits sont soumis à des actions d'exécution de la FDA. Le nom de Fantasia n'apparaît pas sur la liste maîtresse de la FDA des produits pour lesquels les PMTA ont été soumis avec succès avant la date limite de soumission du 9 septembre 2020.

Cependant, le fait que les produits “Ice” de Fantasia soient entièrement légaux à vendre pourrait ne pas affecter le droit légal de l'entreprise à défendre la marque. Un avocat familier avec les poursuites de marque de Fantasia a décrit cela comme une zone grise. Un juge pourrait décider l'affaire sans se prononcer sur la légalité des produits de vape de Fantasia — ou pourrait décider que les produits légaux de chicha de Fantasia sont suffisamment similaires aux produits de vape pour que la marque de l'un puisse être violée par l'autre.

Lettres de cessation et d'abstinence de Fantasia

Les lettres reçues par les magasins de vape portent l'en-tête du Pacific Coast Law Group, et sont signées par l'avocat Ash Reza. Celles que Vaping360 a vues sont pratiquement identiques, avec le nom de l'entreprise ciblée inséré pour que la lettre semble unique à cette entreprise particulière.

Les lettres ne semblent pas cibler des magasins particuliers en fonction de leur historique de ventes. Certains propriétaires de magasins ont rapporté qu'ils n'avaient jamais vendu de produits “ice”, et sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils seraient menacés d'action légale.

“Nous représentons Fantasia Distribution, Inc.,” commence une lettre typique de Fantasia, “et exigeons par la présente que [nom du destinataire] cesse et s’abstienne immédiatement de toute utilisation supplémentaire du terme “ICE” et de tout signe confusément similaire, en rapport avec tous les produits liés au tabac, aux e-cigarettes, à la vape et au tabagisme. Nous demandons en outre que [nom du destinataire] fournisse à ce bureau un rapport détaillé des ventes de tous les produits contrefaisants.”

La lettre continue en disant que Fantasia a “investi des ressources considérables dans le marketing de ses marques,” et a “obtenu une reconnaissance significative sur le marché, comme vous en êtes conscient.”

La lettre de Fantasia fait un certain nombre d'exigences spécifiques aux destinataires :

L'avocat de Fantasia exige que le destinataire de la lettre contacte son bureau dans les 15 jours pour confirmer que l'entreprise cessera et s'abstiendra. “Nous préférons résoudre cette question à l'amiable et sans avoir besoin d'une action légale supplémentaire,” écrit Reza. “Si je n'ai pas de vos nouvelles dans ce délai, je considérerai que vous avez l'intention de continuer à enfreindre la marque de mon client et à engager des pratiques commerciales déloyales et trompeuses malgré nos exigences.”

Selon des avocats que nous avons consultés, les lettres menaçantes n'ont aucun poids légal. Aucune des exigences de l'avocat de Fantasia n'est appuyée par un ordre du tribunal. Ainsi, la seule véritable menace est que Fantasia pourrait engager des poursuites contre des magasins individuels. Et bien que l'entreprise puisse le faire, elle attendrait probablement l'issue de ses poursuites actuelles avant d'engager d'autres.

“Ils utilisent ces enregistrements de marque pour extorquer des règlements aux petits détaillants qui n'ont pas les ressources pour se défendre,” a déclaré un avocat à Vaping360. Un autre avocat nous a dit qu'il croyait que Fantasia essaie de convaincre les petites entreprises de payer rapidement parce que l'entreprise est inquiète que ses enregistrements de marque soient annulés par un juge dans l'une des poursuites à New York.

Les avocats avec qui nous avons parlé recommandent aux petites entreprises recevant de telles lettres de consulter leurs propres avocats avant de prendre toute mesure — et certainement pas de divulguer des informations sur les produits qu'elles vendent ou ont vendu à des parties extérieures.